La marque constitue l’un des signes distinctifs d’une société et lui permet ainsi de se distinguer de ses concurrents et de faciliter la reconnaissance de ses produits par les consommateurs. Elle représente à ce titre un atout central de la stratégie de développement d’une entreprise et constitue un élément de sa valorisation.

Le droit des marques vient encadrer les conditions d’enregistrement ainsi que les droits des titulaires des marques.

 I – Le choix d’une marque

Avant d’enregistrer une marque, il faudra déterminer s’il existe une antériorité.

Cette recherche peut s’effectuer sur le site de l’INPI mais il pourra être utile d’effectuer le même contrôle sur le site de l’EUIPO (compétent pour tout le territoire de l’Union Européenne) et éventuellement sur le site de l’OMPI pour le monde entier, notamment pour les états membres de l’OMPI.

Cette recherche est par nature incomplète car :

  • Certaines marques peuvent ne pas encore apparaître sur les bases de données,
  • La base de données n’inclut pas les marques notoires (constitue une marque notoire une marque connue d’une très large fraction du public concerné).

Il conviendra également de contrôler l’antériorité de raison sociale et de nom commercial. Pour cela il convient à ce titre d’effectuer un contrôle sur le site infogreffe.fr pour la France et pour une marque européenne auprès de chaque organisme étatique. Si la recherche sur le site Infogreffe ne donne aucun résultat pertinent pour la marque, il est alors possible de l’enregistrer.

Il sera également nécessaire de contrôler qu’il n’existe pas d’appellation d’origine contrôlée, ni de droit d’auteur sur la marque, ni de nom de famille. Toute personne portant le nom de la marque pourrait s’opposer à l’enregistrement de la marque. Il conviendrait donc d’effectuer un contrôle de l’existence de ce nom et d’éventuellement obtenir l’autorisation écrite de la personne.

II – Les motifs de refus des marques

Après avoir effectué la recherche d’antériorité, il convient de contrôler que la marque ne fera pas l’objet d’un refus par l’organisme d’enregistrement :

  • En cas d’absence de distinctivité : ainsi dans l’affaire LINDT, il a été retenu que le petit lapin n’était pas distinctif pour un chocolat de pâques. Il conviendra donc de ne pas utiliser un signe qui soit descriptif de l’activité (à ce titre, la marque Apple pour désigner des ordinateurs n’est pas descriptive mais bien au contraire présente un caractère distinctif fort).
  • Il est également nécessaire que la marque soit susceptible d’une représentation graphique (ce qui pose une difficulté pratique pour l’enregistrement d’une marque olfactive).

La marque ne doit pas être illicite :

  • Elle ne devra pas être contraire à l’ordre public : la marque puta madre, qui constitue un terme pourtant positif bien que familier en espagnol étant mal comprise par le public français qui y voit une insulte, a été considérée comme étant contraire à l’ordre public français et par conséquent a été rejetée par l’institut français.

Les signaux spéciaux : Certains signes spéciaux ont été enregistrés à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et notamment le drapeau français qui ne pourra pas faire l’objet de l’enregistrement au titre de marque.

III – L’enregistrement de la marque

Avant d’enregistrer la marque, il conviendra également de déterminer son champ d’application, c’est-à-dire les produits et/ou les services auxquels elle a vocation à s’appliquer. Il est en effet inutilement onéreux d’enregistrer une marque pour des classes dans lesquelles l’entreprise ne compte pas vendre de produit ni de service.

En matière de stratégie, si la société a à sa disposition un budget marque conséquent, il sera beaucoup plus utile de procéder à l’enregistrement d’une famille de marque (c’est-à-dire d’un ensemble de marques similaires à chacune présentant des variations).

Il sera également nécessaire d’obtenir la cession du droit d’auteur si le nom ou le logo sont originaux. En effet, toute utilisation et notamment toute reproduction d’un logo original constituerait une contrefaçon au droit d’auteur. En tout état de cause, une facture ou un contrat de commande ne constitue pas un contrat de cession valide et ne protège pas contre une éventuelle action civile ou pénale en contrefaçon de droit d’auteur.

Une fois que ces questions seront résolues il sera envisageable de déposer la marque soit pour toute l’Union Européenne auprès de l’EUIPO soit uniquement pour le territoire français auprès de l’INPI.

IV – Frais d’enregistrement

Les frais d’enregistrement sont substantiellement différents pour un enregistrement uniquement sur le territoire français d’une part et pour le territoire européen d’autre part.

Pour la France, il sera nécessaire de payer la somme de 190€ pour une classe (c’est-à-dire un produit ou un service) puis 40€ par classe supplémentaire. Cependant la protection se limitera au territoire français.

En revanche, pour l’EUIPO, il conviendra de régler la somme de 850€ pour une classe, de 50€ supplémentaires pour une autre classe et 250€ supplémentaires pour chaque classe additionnelle. Cependant, l’enregistrement d’une marque à l’EUIPO vous offrira une protection pour l’intégralité du territoire de l’Union Européenne.

V – Les droits conférés par la marque

La marque est protégée pendant une durée de 10 ans, qu’il s’agisse d’une marque française ou d’une marque européenne.

La marque permet d’interdire à autrui son usage dans la vie des affaires. Le droit sur la marque ne permet cependant pas d’interdire toute utilisation de la marque dans un contexte qui ne relèverait pas de la vie des affaires.

Ainsi dans l’affaire LA BASOCHE il a été retenu qu’une lettre d’information syndicale ne peut contrefaire une marque et le syndicat a par conséquent été autorisé à utiliser la marque LA BASOCHE. Cette solution permet de ne pas limiter la liberté d’expression. La marque est protégée uniquement dans sa fonction de marque, c’est-à-dire distinguer un produit.

Le droit sur une marque permet de s’opposer en cas de risque de confusion. Le risque de confusion est constitué lorsque le consommateur peut être amené à se tromper. Il s’agit du consommateur d’attention moyenne eu égard au produit qui doit être acheté. Il est évident que si le produit ou le service est onéreux, l’attention moyenne du consommateur sera considérée comme étant plus élevée que si le produit n’est pas onéreux. Tout sera une affaire de cas par cas sachant que le risque de confusion s’interprète de façon globale en fonction de la similarité et de l’attention moyenne du consommateur. Ainsi, plus l’attention moyenne sera élevée plus les juges pardonneront une similarité entre les marques.

VI – Les sanctions en cas de contrefaçon de marque

La contrefaçon de marque est punie de 3 voire 4 ans de prison et 300.000€ d’amendes au titre des sanctions pénales et des dommages et intérêts au titre des sanctions civiles.

Le cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller sur votre marque.