Le droit des marques opère une série de contrôles permettant de vérifier les qualités intrinsèques du signe et avec l’environnement économique dans lequel il se trouve. L’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que tout signe susceptible d’une représentation (et non plus uniquement d’une représentation graphique) peut constituer une marque. Il est nécessaire que la représentation du signe « permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire ». Outre représentation par un procédé graphique, il est désormais possible d’utiliser un fichier vidéo ou un fichier audio afin d’assurer la représentation du signe. Il est nécessaire que la représentation soit claire, précise, complète, facilement accessible, durable et objective.

Il est possible d’opter pour un signe verbal, dès lors qu’il est possible pour le consommateur moyen d’établir une indication d’origine et que le signe présente une capacité distinctive. Il n’est cependant pas possible d’adopter comme marque un signe portant atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment un nom patronymique ou à un pseudonyme ou à l’image d’une personne. La notoriété du nom devra être prise en considération dès lors qu’il a une influence sur la perception de la marque par le public. Une fois que le nom a acquis une fonction patrimoniale, il n’est plus possible pour le porteur du patronyme de revenir sur l’autorisation donnée. Il est également envisageable de déposer un signe sonore s’il offre une fonction distinctive à un produit ou à un service et que le consommateur établit un lien entre les deux éléments. Un signe figuratif pourra constituer l’élément graphique de la marque. Un signe figuratif pourra être susceptible de représentation et être déposé comme marque. Il faudra veiller au respect du droit d’auteur sur la forme. Le signe peut être en deux ou trois dimensions. Sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou lorsque la forme donne une valeur substantielle au produit. S’il s’agit d’un emballage, il est nécessaire qu’il soit distinctif pour le consommateur moyen. En conséquence, il faudra se demander, pour une marque tridimensionnelle, si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. Il est également possible de déposer une couleur mais il ne faut pas que cela créé une restriction indue de la disponibilité de la couleur pour les autres opérateurs sur le marché. Il est également possible d’opter pour un signe de mouvement, c’est-à-dire des signes caractérisés par leur évolution dans la présentation au public, ou encore un signe de position, c’est-à-dire un signe placé dans un emplacement reconnaissable comme la poche arrière d’une paire de jeans. A titre d’exemple, dans l’arrêt Louboutin, il a été retenu quun signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure n’est pas constituée exclusivement par la forme. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juin 2011, a retenu dans une affaire Louboutin que « ni la forme, ni la couleur du signe déposé ne sont déterminés avec suffisamment de clarté, de précision et d’exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d’identifier l’origine d’une chaussure ».

A défaut de risque de confusion il n’y a pas de risque de contrefaçon. Le risque de confusion peut être direct – si le consommateur peut être amené à penser que le produit est issu du premier déposant de la marque – ou indirect – si le consommateur risque de penser que les deux marques font partie du même groupe. Le risque de confusion inclut le risque d’association dans l’appréciation de la disponibilité. Le risque de confusion dépend de plusieurs facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude. L’appréciation doit être globale et se fonde sur l’interdépendance des éléments qui composent la marque ainsi que le produit ou le service. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un haut degré de similitude entre les signes.

Certains signes sont exclus en raison de leurs statuts et d’autres en raison de leur usage dans la vie des affaires. Les signes exclus en fonction de leur nature sont ceux visés par une convention internationale ou par la loi. Il en va ainsi notamment pour les signes exclus par les pays membres de l’union de Paris et notamment les armoiries, les drapeaux et emblèmes des États, les signes et poinçons officiels.

Il en va de même pour les appellations d’origine, les indications géographiques protégées et les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties, les dénominations, les variétés végétales. Il en ira de même pour les emblèmes olympiques.

Vous pouvez accéder à la vidéo explicative en collaboration avec LEXBASE : [DPI/ Droit des marques] #6 Quelles sont les règles de validité d’une marque ? – YouTube