La creazione di un marchio

Il marchio è l’elemento di riconoscimento di un servizio o di un prodotto. Ha un duplice interesse, ovvero proteggere i consumatori che conoscono la qualità del prodotto o del servizio acquistato e proteggere le imprese da concorrenti che cercherebbero di assomigliare a loro. Il marchio deve essere rappresentato in modo tale da consentire a chiunque di determinare precisamente e chiaramente l’oggetto della protezione di cui gode il titolare del marchio.

Per essere registrato, il marchio deve innanzitutto essere distintivo, cioè deve fare uso di segni arbitrari. Ad esempio, il marchio Mont Blanc per una penna, o il marchio Apple per un computer sono arbitrari e, di conseguenza, possono essere utilizzati per depositare un marchio. Non deve tuttavia essere descrittivo del prodotto o del servizio che indica. Non deve neanche descrivere la qualità, la quantità, la destinazione, il valore o la provenienza geografica del bene o del servizio a cui si riferisce. Lo stesso vale se il marchio contiene esclusivamente elementi o indicazioni divenute comuni nel linguaggio quotidiano.

Può quindi risultare pertinente considerare la creazione di un marchio originale. Infatti, il marchio originale potrà essere oggetto di protezione mediante il diritto d’autore, consentendo di accumulare le protezioni del diritto d’autore e del diritto dei marchi. Concretamente, potrete fare affidamento su due basi giuridiche distinte (quindi due criteri di protezione diversi) e richiedere maggiori danni e interessi in caso di contraffazione. Questa cumulazione darà anche maggiore valore alla vostra società.

Il marchio non deve contenere elementi vietati dalla Convenzione di Parigi, in particolare gli stemmi dei paesi. Non è quindi possibile depositare un marchio che contenga la bandiera tricolore.

Per essere depositato, il marchio non può essere contrario all’ordine pubblico. Pertanto, in un caso chiamato “puta madre”, i giudici hanno stabilito che anche se l’espressione “puta madre” è positiva in lingua spagnola, è considerata un’offesa in lingua francese e quindi è contraria all’ordine pubblico. Di conseguenza, questo marchio è stato respinto e non può essere protetto. La stessa soluzione è stata adottata anche in diritto italiano. Inoltre, la soluzione è condivisa negli Stati Uniti e il marchio “Pschit” è stato rifiutato perché assomigliava a “shit” in lingua inglese. L’ordine pubblico è quindi compreso in un contesto linguistico e culturale che è opportuno considerare prima di depositare un marchio che ambisce a raggiungere una proiezione internazionale.

Non è inoltre possibile registrare un marchio che sia suscettibile di ingannare il pubblico sulla natura, la qualità o la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio.

Un marchio non può essere depositato se è fatto in mala fede. Questo è il caso, ad esempio, quando il richiedente era perfettamente a conoscenza dell’esistenza del nome e ha voluto depositarlo prima dell’utente legittimo.

È anche necessario prestare attenzione alle priorità prima di effettuare un deposito di marchio. Un marchio sarà dichiarato nullo se è identico a un marchio precedente e se i prodotti o i servizi designati sono identici. L’INPI ha stabilito regole di interpretazione che sostengono, ad esempio, che l’inizio del marchio è più rilevante per il pubblico rispetto alla fine del marchio, che similitudini di suono possono creare un rischio di confusione anche se le ortografie sono diverse o che le differenze di colore sono inefficaci nel respingere il reclamo di contraffazione di marchio. Lo stesso vale quando è identico o simile a un marchio precedente e i prodotti o servizi sono identici o simili se c’è, nell’opinione pubblica, un rischio di confusione. Non sarà inoltre possibile depositare un marchio quando il segno considerato è già rinomato in Francia o per un marchio all’interno dell’Unione Europea, o se i prodotti o servizi designati sono identici o simili.

Un marchio non potrà essere depositato se è simile o identico a una ragione sociale (cioè il nome di una società come appare sul suo Kbis) e se c’è un rischio di confusione nell’opinione pubblica. Per quanto riguarda i nomi commerciali, la priorità sarà opponibile solo se è conosciuta a livello nazionale. Di conseguenza, un nome commerciale conosciuto a livello regionale non potrà costituire un’opponibilità rispetto a un marchio. Un marchio non potrà essere depositato se crea un rischio di confusione con un’indicazione geografica, un diritto d’autore, un disegno o un modello protetto, un diritto della personalità di un terzo e in particolare il suo cognome, il nome, l’immagine o anche con la fama di una collettività territoriale o di un ente pubblico di cooperazione intercomunale o ancora il nome di un’entità pubblica se esiste un rischio di confusione nell’opinione pubblica.

Una volta effettuati questi diversi controlli, il marchio potrà essere depositato presso l’Institut National de la Propriété Intellectuelle per un marchio francese o presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per il deposito di un marchio europeo. Nel primo caso, il marchio sarà depositato solo per il territorio francese (è possibile optare anche per il territorio della Polinesia francese) e nel secondo caso il marchio sarà depositato per l’intero territorio dell’Unione Europea.

Una volta depositato il marchio, esso sarà oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’istituzione scelta. In caso di deposito di un marchio francese, i terzi beneficiano di un diritto di opposizione entro un periodo di due mesi dalla pubblicazione. Per i marchi europei, il termine è di tre mesi dalla pubblicazione. Durante questo periodo, il marchio è opponibile ma può essere oggetto di un procedimento di opposizione che consente a un terzo di presentare ricorso presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale per violazione del diritto di precedenza di cui potrebbe disporre e che renderebbe nullo il marchio depositato. Il procedimento di opposizione può essere l’occasione per le parti di negoziare al fine, ad esempio, di limitare il campo di applicazione del nuovo marchio, o ancora di negoziare un accordo di coesistenza dei due marchi che consenta loro di esistere contemporaneamente. In mancanza di accordo tra le parti, esse scambiano conclusioni online sulle piattaforme degli uffici di proprietà intellettuale. È quindi necessario per esse fornire la prova per il richiedente che esiste un rischio di confusione e per il nuovo depositante che non esiste alcun rischio di confusione.

Al momento del deposito del marchio, è necessario determinare i prodotti e/o servizi per i quali il marchio sarà depositato. Ciò consente di scegliere le classi applicabili al marchio conformemente alla cosiddetta nomenclatura di Nizza.

Il dibattito verte molto spesso sulla questione del pubblico pertinente e del suo rischio di confusione. Ad esempio, LBV AVOCATS ha potuto intervenire in un caso in cui erano stati depositati due marchi nel settore dei medicinali. Poiché si tratta di un mercato particolare in quanto interessava solo i laboratori, l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale ha stabilito che il livello di attenzione era particolarmente alto e quindi che i due marchi relativamente simili non presentavano un rischio di confusione poiché l’acquirente era perfettamente in grado di distinguere il vecchio e il nuovo marchio.

Se il marchio è depositato per la Francia, sarà sempre possibile depositare il marchio per l’Unione Europea o per un altro Stato (a condizione che lo Stato abbia ratificato la Convenzione di Parigi) entro un periodo di sei mesi beneficiando della data di priorità francese. È tuttavia comune che quando i richiedenti hanno l’intenzione di utilizzare il marchio contemporaneamente in più territori, depositino immediatamente il marchio per i diversi territori interessati. Il marchio è protetto per un periodo di dieci anni. È rinnovabile all’infinito. Qualsiasi modifica del segno o estensione dell’elenco dei prodotti o servizi designati è soggetta a un nuovo deposito.

È anche possibile procedere con un deposito di marchio internazionale, avvicinandosi agli uffici nazionali dei marchi o inviando la domanda all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) che fungerà da intermediario.

Tuttavia, non è utile depositare un marchio per un paese in cui non sarà utilizzato. Infatti, il marchio rischia una decadenza se non viene utilizzato entro un periodo di 5 anni.

Lo studio legale resta a vostra disposizione per eventuali domande riguardanti i marchi.