Il marchio è uno dei segni distintivi di un’azienda e le consente di distinguersi dalla concorrenza e di facilitare il riconoscimento dei propri prodotti da parte dei consumatori. In quanto tale, rappresenta un asset centrale della strategia di sviluppo di un’azienda e costituisce un elemento della sua valutazione.

Un’azienda ha diversi motivi per registrare un marchio:

• Il marchio è un elemento che valorizza il patrimonio immateriale dell’azienda (che può aumentare il valore dell’azienda),

• Il marchio consente di rivendicare il monopolio per un periodo di 10 anni rinnovabile a tempo indeterminato,

• Il marchio consente di difendere i propri prodotti dai terzi,

• Il marchio consente di distinguersi nei confronti di clienti e prospect.

Il diritto dei marchi disciplina le condizioni di registrazione nonché i diritti dei titolari dei marchi.

I – SCEGLIERE UN MARCHIO

Prima di registrare un marchio, è necessario determinare se esistono diritti anteriori.

Questa ricerca può essere effettuata sul sito INPI ma può essere utile effettuare lo stesso controllo sul sito EUIPO (competente per l’intero territorio dell’Unione Europea) ed eventualmente sul sito dell’OMPI per il mondo.

Questa ricerca è per natura incompleta perché:

• Alcuni marchi potrebbero non essere ancora presenti nei database,

• La banca dati non include marchi noti (un marchio noto costituisce un marchio noto a una frazione molto ampia del pubblico interessato).

Sarà inoltre necessario verificare l’anteriorità della ragione sociale e della denominazione commerciale. E opportuno effettuare un controllo sul sito infogreffe.fr per la Francia e per un marchio europeo con ogni ente statale. Se la ricerca sul sito Infogreffe non dà risultati rilevanti per il marchio, è possibile registrarlo.

Sarà inoltre necessario verificare che non vi sia alcuna denominazione di origine controllata, né diritto d’autore (copyright) sul marchio, né cognome. Chiunque porti il nome del marchio potrebbe opporsi alla registrazione del marchio. Sarebbe quindi opportuno verificare l’esistenza di tale nominativo ed eventualmente ottenere l’autorizzazione scritta della persona.

II – MOTIVI DEL RIFIUTO PER MARCHI

Dopo aver effettuato la ricerca dell’arte antecedente, occorre verificare che il marchio non venga rifiutato dall’ente di registrazione:

• In caso di mancanza di carattere distintivo: nel caso LINDT si è ritenuto che il coniglietto non fosse distintivo per un cioccolato pasquale. Si consiglia quindi di non utilizzare un segno descrittivo dell’attività (in quanto tale, il marchio Apple per designare i computer non è descrittivo ma al contrario ha un forte carattere distintivo).

• È inoltre necessario che il marchio sia suscettibile di rappresentazione grafica (che pone una difficoltà pratica per la registrazione di un marchio olfattivo).

Il marchio non deve essere illegale e non deve essere contrario all’ordine pubblico. In quanto tale, il marchio ‘puta madre’ – che costituisce un termine comunque positivo sebbene familiare nella lingua spagnola – essendo stato frainteso dal pubblico francese che lo vede come un insulto, è stato ritenuto contrario all’ordine pubblico francese e conseguentemente respinto.

Segni speciali: alcuni segni speciali sono stati registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e in particolare la bandiera francese che non può essere registrata come marchio.

III – REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Prima della registrazione del marchio sarà inoltre necessario determinarne l’ambito di applicazione, ovvero i prodotti e/o servizi a cui si intende applicare. È infatti inutilmente costoso registrare un marchio per le classi in cui l’azienda non intende vendere un prodotto o servizio.

In termini di strategia, se l’azienda ha a disposizione un budget di marca consistente, può essere utile registrare una famiglia di marchi (cioè un insieme di marchi simili tra loro con variazioni).

Sarà inoltre necessario ottenere il trasferimento dei diritti d’autore se il nome o il logo sono originali. Infatti, qualsiasi uso e in particolare qualsiasi riproduzione di un logo originale costituirebbe una violazione del diritto d’autore. In ogni caso, una fattura o un contratto d’ordine non costituisce un valido contratto di cessione e non tutela da un’eventuale azione civile o penale per violazione del diritto d’autore.

Una volta risolte queste questioni, sarà possibile depositare il marchio sia per l’intera Unione Europea presso l’EUIPO, sia per il solo territorio francese presso l’INPI.

IV – QUOTA DI ISCRIZIONE

Le tasse di registrazione sono sostanzialmente diverse per una registrazione solo sul territorio francese da un lato e per il territorio europeo dall’altro.

Per la Francia sarà necessario pagare la somma di 190€ per una classe (cioè un prodotto o un servizio) poi 40€ per ogni classe aggiuntiva. Tuttavia, la protezione sarà limitata al territorio francese.

Per l’EUIPO, invece, sarà necessario versare la somma di 850 euro per una classe, ulteriori 50 euro per un’altra classe e ulteriori 150 euro per ogni classe aggiuntiva. Tuttavia, la registrazione di un marchio presso l’EUIPO ti offre protezione per l’intero territorio dell’Unione Europea.

V – I DIRITTI CONFERITI DAL MARCHIO

Il marchio è protetto per un periodo di 10 anni, sia che si tratti di un marchio francese o di un marchio europeo.

Il marchio consente di vietare ad altri di utilizzarlo nella vita lavorativa. Il diritto dei marchi, tuttavia, non vieta l’uso del marchio in un contesto che non ha attinenza con la vita professionale.

Pertanto, nella causa “LA BASOCHE” si è ritenuto che una newsletter sindacale non potesse violare un marchio e il sindacato è stato quindi autorizzato ad utilizzare il marchio “LA BASOCHE”. Questa soluzione non limita la libertà di espressione. Il marchio è tutelato solo nella sua funzione di marchio, cioè quella di contraddistinguere un prodotto.

Il diritto sul marchio consente di opporsi in caso di rischio di confusione. Il rischio di confusione sorge quando il consumatore può essere indotto a commettere un errore. Lo standard è il consumatore di media attenzione per quanto riguarda il prodotto da acquistare. È ovvio che se il prodotto o servizio è costoso, l’attenzione del consumatore medio sarà considerata maggiore rispetto all’ipotesi in cui il prodotto non è costoso. La question si tratta caso per caso sapendo che il rischio di confusione viene interpretato globalmente secondo la somiglianza e l’attenzione media del consumatore. Pertanto, maggiore è l’attenzione media, più i giudici perdoneranno una somiglianza tra i marchi.

VI – SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL MARCHIO

La contraffazione di marchio è punita con 3 anni di reclusione e 300.000 euro di multa con sanzioni penali. I danni e gli interessi possono essere pronunciati sotto sanzioni civili.